一 : 中国公司如何在美国知识产权诉讼中应诉

最近华为公司被美国Cisco公司在得克萨斯州地区法院起诉专利及版权侵权，国内媒体甚为关注。（www.61k.com）事实上，中国公司在美国被起诉包括专利在内的知识产权侵权从上个世纪九十年代就已经开始，仅笔者亲手经办的此类案件就有数起。这在美国企业间是非常正常的抑制竞争对手的商业行为，很少搀杂所谓的复杂的政治因素。只要稍微浏览一下美国上市公司的年报，就不难发现，极少有技术公司不告别人或者不成为被告的。中国公司进入美国市场，只要有自己的品牌，去占领别人的市场，就会有知识产权诉讼。一些经历过美国竞争对手知识产权起诉的中国民营企业，交了学费，存活下来的日渐成熟，能够坦然处理各种在美知识产权摩擦，因而凭借自主品牌在美国占据了一席之地。入世后会有越来越多的中国外向型企业在美国遭遇知识产权诉讼，本文旨在介绍如何应诉美国知识产权诉讼，以供中国的企业研究与思考。

诉前协商

在美国，极少有突发的专利案件。由于诉讼费用高昂，大多数公司在起诉前都希望能够不战而胜。因此，一旦发现侵权，美国公司的一般做法是咨询知识产权律师是否侵权成立。如果答案是肯定的，公司会委托律师与对方进行诉前谈判。

诉前谈判往往从签发禁止函（cease & desist letter）开始。禁止函是一封律师信，通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权，要求对方立即停止制造，使用，销售，许诺销售和进口，并就侵权进行赔偿。禁止函在诉讼中有非常重要的作用。例如，在专利诉讼中，如果专利持有人没有按法律规定在其产品上标记（marking）专利号，赔偿的计算从被告收到禁止函之日起，如果诉前被告未收到禁止函，赔偿的计算则以被告收到起诉书之日起。但是，禁止函能够成为法律意义上的「通知函」，须满足严格的条件：点明侵权产品，点明具体专利，点明侵权事实，并表明专利持有人要求对方停止侵权，支付赔偿或者达成使用许可的态度。专利持有人在禁止函发出后若干年内还需要一直积极与对方交涉，未造成懈怠（laches）或者事后反悔（inequitable estoppel）的局面。美国有很多案子因为禁止函没写好，或者禁止函发出后很多年知识产权持有人没有采取进一步执行措施，最后法院认定对方侵权，但是没有任何赔偿。

收到禁止函后，中国公司不必惊慌，但也不能不理不睬。急于答复对方往往会在谈判中处于不利地位，但迟迟不答复往往很快会招致诉讼。理智的做法是，受函方应当先咨询美国的知识产权律师，对产品侵权与否或者知识产权有效与否作出分析。如果当时尚未就被指控产品作过不侵权（non-infringement opinion）或者专利权无效（patent invalidity opinion）的法律意见，此时中国公司应当考虑立即对被指控产品作正式的书面的不侵权或者权利无效的法律意见。

诉前不侵权的法律意见，对于在以后的诉讼中确定被告赔偿额的高低有举足轻重的作用。美国的专利法、商标法和版权法对于故意侵权规定了法定的三倍赔偿额并附加律师费。由于一般知识产权案件的赔偿额和律师费本来已经很高，所以三倍赔偿是非常重的惩罚。如何避免这种高额赔偿？首先是由律师出具不侵权或者知识产权无效的法律意见。如果被告在被指控侵权前花钱请知识产权律师对产品作了分析，对有关知识产权进行了彻底调查，这样的书面法律意见就会使故意侵权不攻自破，所谓花钱买平安。一般一份不侵犯专利权的书面法律意见或者专利权无效的法律意见要花费2-6万美元，但几乎所有的技术公司都不得不这样做。诉讼开始以后再亡羊补牢就已为时过晚。所以如果华为在进入美国市场前没有请美国专利律师对Cisco的五项专利作过书面法律意见，或者产品不侵权， 或者专利无效，就只能期望在专利无效或者不侵权上取胜或者取得审理前调解。否则如果官司打到赔偿阶段，就很难避免多倍赔偿的结果。

如果律师初步分析后认为产品侵权，而专利无效的证据并非确凿就不应当再出具任何书面法律意见，以免成为诉讼中的把柄。律师往往口头建议受函公司或停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前，是双方最容易达成协议的时候。所以中国公司要聘请有经验的律师与对方磋商。如果经过数月谈判双方仍谈不拢，美方公司往往会起诉，但不送达，将起诉书副本寄给中国公司作为最后通牒。未送达阶段对于谈判的成功也至关重要，在这个阶段，美国公司往往已经使用了相当可观的律师费，中国公司在赔偿费数额上的少量妥协会导致谈判成功。遗憾的是，许多中国公司在这个阶段因为聘请不熟悉美国诉讼业务的律师，导致时机延误，致使问题升级，未能阻止对方正式送达起诉书。

诉讼初期

正式收到起诉书之后，中国公司应当立即做以下几件事：

如果有顾客满意的替代品，应当立即停止在美销售被指控的侵权产品。这一举动并非承认侵权，而是减少美国顾客的忧虑，降低有可能的赔偿数额。

如果没有替代品，又没有任何不侵权的法律意见，谨慎的做法仍然是停止销售。

如果停止销售无法做到，而律师又十分有信心产品不侵权，应当设法安抚客户仍然购买现有产品，必要时中国公司必须为客户提供补偿（indemnification）的保证，保证如果客户被起诉侵权，中国公司承担一切责任。

聘请合适的律师处理案件。

国内媒体对华为在美停止销售被指控产品炒得沸沸扬扬，从专利诉讼的策略出发，这一举措非常明智。中国公司在美应诉切忌意气用事，过分发扬民族主义和爱国主义都是非常没有必要的。在美国两个公司之间的法律纠纷需要用法律的手段理智地解决，打输官司非常正常，并不是什么不体面的事情。美国几乎所有大公司都有胜诉或者败诉的经历。至于诉讼和解，更是屡见不鲜。大半以上的知识产权案件都是以和解的方式解决。所以，诉讼初期，中国公司的负责人，尤其是中国总部的负责人调整心态，以西方方式处理在美国的法律商业纠纷，对于成功应诉有着不可低估的重要意义。

聘请律师

有过在美诉讼经验的中国公司都会有同感：找一家合适的律师事务所非常不容易。跨国公司一般日常都会将其法律业务分散给很多家知名的律师事务所。这样，一旦有诉讼，这些顶尖的律师事务所就因为利益冲突无法代理被告。中国公司的语言、文化以及地理位置与一般的美国公司相去甚远，所以即使是一流的事务所接受委托，如果中国公司无法与之充分交流，也未必会做出一流的结果。

诉讼开始，被告面临在几个礼拜内就要答复的压力，往往在匆忙中草率地选择律师。这样的做法达不到理想的效果。由于近些年美国知识产权法的演变，选择为被告申请知识产权或者作不侵权意见的律师作为诉讼律师是非常危险的做法，因为这些律师有可能成为案件的重要证人，他们有可能在案件进展到一定程度后被要求回避，因而被取消代理资格，这会使被告非常被动。

美国知识产权律师事务所很有效率，中国公司一般可以选定若干家事务所作为竞标对象，并指定日期要求答复。一般的事务所都会在短期内提出一个诉讼方案。候选事务所的选择应当遵循以下原则：

最好在美国东西海岸都有办公室；

管辖法院地最好有办公室，如果没有，应当要求竞标事务所将所选择的法院地律师（local counsel）的数据一并提交；

在亚洲最好有办公室，如果没有， 应当要求竞标事务所阐明如何完成对中国公司总部的取证和交流；

有谙熟知识产权诉讼业务并具备相应技术背景的律师；

有了解中国语言文化的律师或者法律助手，如果没有，应当要求竞标律师事务所阐明如何与中国公司进行交流；

有以往代表中国公司在美诉讼的经验；

虽然美国反对种族歧视，但是将来的首席出庭律师最好是选择白人律师；

尽量要求竞标律师事务所有律师熟悉管辖法院的规则（local rules），最好有律师曾经在本案法官前出过庭；

律师费的收取应当能够比较灵活，并应当要求竞标律师事务所详细列出财务方案。

美国律师事务所往往按小时收费，在案件初期很难提出一个准确的费用数字，因为所用时间的长短取决于案件的复杂程度，原被告诉讼的力度，以及案件调解的早晚。但中国公司可以要求一个费用范围，并对于超过一定时间的工作采取预先批准制度。美国一个典型专利诉讼的律师费会在一百万美元，所以如何管理外部诉讼律师是许多大公司的内部律师(in-house counsel)日常工作的重要组成部分。大部分中国公司还不可能聘用熟知美国诉讼程序的美国律师作为公司内部律师，因此在选择和管理美国诉讼律师时，其中的技巧需要一定时间来领会和学习。

诉讼期间的调解

在判决之前，双方都可以寻求调解。对于中国公司而言，只有极少数案子有必要争一个高低，大多数案子中的策略仍然是相机调解。但如果案子在诉前以及诉讼初期没能调解，就证明双方有着不可逾越的鸿沟。多数情况下是因为原告的要价太高，被告无法接受。原告要价太高有两种可能：第一，被告是原告的死对头，原告根本不愿意化敌为友，或者收点钱了事；第二，原告对于胜诉有非常乐观的估计，所以不愿意低价调解。第一种情况往往是双方打完一审再打二审的原因。中国公司碰到这样的对手，也就只有争一个鱼死网破了。第二种情况往往是在双方都花费了几十万甚至是上百万美元律师费和诉讼费后，认识到诉讼没有赢家的道理，然后双双让步。诉讼双方不光要花钱，还要花费很多的时间精力，不能集中精力进行正常的生产经营活动。例如，美国诉讼中的讯问证人（deposition）的程序，就会迫使公司主要领导人员离开工作几天甚至是几周，来准备和应付对方律师的讯问。所以，对于素来主张和为贵的中国公司而言，一开始就制定短、中、长期的调解策略会节省很多费用，避免很多麻烦，自己的商业利益也能够得到最大限度的保护。

发现程序（discovery）

诉讼一开始，双方律师会与法官共同开会，讨论发现程序如何进行。发现程序是诉讼中最漫长、最重要、也是最昂贵的程序。该程序的主要目的是根据程序法由双方提交书面证据，以使案情清晰为法庭最终审理做准备。发现程序所使用的法律途径包括：提交文件请求（document request）、书面回答讯问（interrogatory），请求承认（request for admission）以及讯问证人（deposition），一般这四种形式会交错进行。双方的发现程序结束后，会是双方聘用专家的发现程序，包括双方提交技术专家、财务专家、法律专家的报告，相关文件，以及对双方专家的证人讯问。之后，双方才能够准备好开庭审理。

发现程序历时一年或者若干年。双方要相互提交成千上万页文件，就数个或者数十个证人进行反复讯问。双方在此期间还会向法院提交若干发现动议（discovery motion），要求法院干预对方的不合作行为。根据已有的证据，双方还会在发现程序后期提交若干提前判决动议（summary judgement motion），就专利有效无效、产品侵权与否请求法院作出判决。每讯问一个证人要花费2-3万美元， 每一个动议都会花费1-10万美元，所以可想而知，发现程序花费有多大。

中国公司在美应诉，发现程序的费用会比一般的美国公司之间的诉讼要高。因为很多文件都是中文，需要相当大的一笔翻译费用。中国的证人，例如中国公司的总裁、副总裁、市场部经理、销售部经理、生产部经理、技术部经理、发明人等都会飞往美国录取口供。各种差旅费翻译费就是一笔不小的费用。国际长途、国际传真、国际邮费，以及律师的国际旅行，都会大幅度增加费用。所以，如果所聘律师事务所在中国有分支机构或者有相关律师事务所，发现程序的费用会降低很多。中国总部也可以在相同时区内以中文与美国律师进行交流。

但往往在昂贵的发现程序中，一方才能找到对方致命的弱点，僵持不下的案件才得以调解。例如，被告找到了对方专利无效的有利证据，向法院提交专利无效的提前判决动议，原告为了保住专利只好调解。大多数案件在发现程序结束时，就大概可以估计到判决结果，所以与其再花数十万甚至上百万美元进行开庭审理，还不如双方就此罢手。大多数案件因此在发现程序结束前已经和解。  

专家证人

在美国的知识产权案件尤其是专利案件中，原被告双方都要聘请专家证人。专家包括技术专家、赔偿专家、财务专家和专利法专家。专家证人的聘请由原被告自行解决，法院一般不予干涉。专家证人受聘后，要向对方提交专家报告，并要接受对方律师对专家报告以及证人本人的讯问。专家证人大多数情况下还要出庭作证。专家证人按小时收费，每个专家证人的小时费从100美元至400美元不等，每个专家证人的费用也从几万到几十万美元不等。因此专家证人的费用在诉讼中是一个非常庞大的数字。专家证人一般在发现程序中后期参与诉讼，诉讼费用从那时起也会相应上升。

技术专家一般是案件所涉及专利技术领域的大学教授或行业专家。他们的作用是对专利的有效性，以及是否侵权提出专家意见。中国公司应当在诉讼开始时就与律师一起寻找技术专家。因为这个过程很花时间。有些技术专家本人就有可能见过或者发表过可以使专利无效的已有技术（prior art），所以好的技术专家对胜诉有非常大的作用。

赔偿和财务专家要在假设侵权成立的情况下，证明赔偿额的多少，一般是由有财务背景的公司担任。原告的专家要证明原告的损失是多少，被告的盈利是多少，或者在假想谈判中，原告会向被告收取多少权利金、许可费或者入门费。被告的专家则要用多种财务数字或者经济指针作为证据，来证明赔偿额微乎其微，或者没有。

专利法专家在诉讼中用的越来越少，因为很多法官本人就是专利法专家，对于其它人有关法律的专家意见，并不太关心。但如果在所涉及专利的申请过程中有过很多次的程序上和实体上的补正情况，就有可能有必要聘请专利法专家，对于专利申请、审查程序的正当与否进行证明。

开庭审理和上诉

一般的知识产权案件都是由陪审团来审理。但是中国公司被美国公司起诉，应当避免陪审团审理。因为陪审员都是普通老百姓，中国制造侵权产品在美国几乎家喻户晓，因而中国公司会得到非常不利的判决。美国法官都相对公平，所以法官审理会比陪审团审理的结果更公平一些。

案件的审理一般需要分别审理（bifurcation），先审侵权责任，后审赔偿。如果侵权不成立就没有必要再作赔偿方面的审理，这样司法效率比较高。

一般案件审理会花上一周甚至几周的时间。开庭前，双方已经充分交换了各方将要使用的证据，并逐一编号。所以电影上看到的杀手证据在知识产权案件中是不存在的。原被告律师往往会各包一个酒店，每天在法庭上理论，晚上准备各种动议（motion）。有时，原被告的负责人也会到庭旁听，旁听的中国客人一定要注意着装以及礼仪，因为不论是陪审员还是法官都会注意到他们的一举一动，从而会影响判决结果。在正式判决前，双方还有最后的和解机会。

所有专利案件要上诉到美国首都华盛顿的联邦巡回上诉法院，目前只有个别中国公司在上诉法院出现过。上诉审是书面审，一般不会再听取证人证言，或对下级法院所确认事实作任何额外调查。只对一审法院是否违反适用法律和滥用司法裁量权，是否违反程序法的规定，以及所采纳证据是否支持判决进行复审。开庭时双方律师各做15分钟的陈述，上诉方多5分钟的驳回时间。上诉法院会同时审理5-8个案件，所以律师的陈述要非常出色才能博得法官的注意。美国有一些非常出色的专利上诉律师，但希望中国公司不会很快用到他们。

结束语

在美应诉知识产权案件是一件非常专业的事情，需要时间、金钱和耐心。中国公司如果想进入美国市场，这种事情就无法避免，而且只会越来越多。要避免不必要的诉讼，中国公司应当在进入美国前仔细审查自己的知识产权资产，对欲输入美国的产品进行产品清理（product clearance），并采取一系列笔者在有关文章中介绍的防范措施，将问题消除在萌芽状态。

作者孙延峰（Catherine Sun）香港的近律师行（Deacons）中美商业知识产权业务部主任，美国纽约州和弗吉尼亚州律师。

二 : 知识产权诉讼有哪些不同种类?

人们通常会因为知识产权纠纷从而进行知识产权诉讼，那么知识产权的诉讼有哪些不同的分类?不同分类的依据有分别是哪些?下面，律师365小编为您详细解说。

知识产权诉讼的分类：

1、知识产权民事诉讼

(1)知识产权侵权诉讼

除了侵犯我国民法通则予以明确的民事权利也包括反不正当竞争法规定的不正当竞争行为(即侵害)

(2)知识产权归属诉讼

就知识产权的权利归属发生的诉讼，简称权属纠纷。

(3)知识产权合同诉讼

就知识产权的取得、转让、使用等交易行为产生的纠纷，在取得环节与权属诉讼有交叉。

2、知识产权行政诉讼

(1)由国家行政机关作出的行政裁判引起

专利权和商标权需要行政机关确权，依相关知识产权法律，当事人对该确权决定不服可以向行政裁判机关(即专利复审委员会和商标评审委员会)申请复审，对该复审决定(其实质是行政裁判)不服，提起的行政诉讼。

(2)由国家行政机关做出的详细行政行为引起

在知识产权确权和转让、使用过程中，确权机关依相关知识产权法，对当事人作出具体行政行为(包括行政决定、行政许可和行政处罚等)，行政相对人不服提起的行政诉讼。

(3)由地方知识产权治理机关行政执法引起

对于具有知识产权执法权的地方各级知识产权管理机关，可以对侵犯知识产权等违法行为进行处罚和调解，相对人对该处罚或者调解决定不服的，可以向该行政机关所在地人民法院提起行政诉讼。

3、知识产权刑事诉讼

我国刑法规定只有以下七种行为构成知识产权犯罪：

(1)假冒注册商标罪;

(2)销售假冒注册商标商品罪;

(3)非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪;

(3)假冒他人专利罪;

(4)侵犯著作权罪;

(5)销售侵权复制品罪;

(6)侵犯商业秘密罪。

律师在知识产权刑事案件中可以协助被害人(权利人)进行举报启动公诉程序，可以代理被害人提起自诉，也可以担任犯罪嫌疑人的辩护人。

4、知识产权仲裁

主要在知识产权合同纠纷中，特别情况可以在权属或者侵权纠纷中根据事后协议选择仲裁。

以上就是有关知识产权诉讼分类的全部内容，了解以上内容有利于帮助知识产权权利人对自己的知识产权进行保护。如果您还想要了解其他的相关内容，请登录律师365官方网站进行咨询，我们会有专业的律师为您详细解答。

三 : 知识产权诉讼详解

第一讲 知识产权诉讼概述

一、知识产权诉讼的种类

1、知识产权民事诉讼

（1） 知识产权侵权诉讼

除了侵犯我国民法通则予以明确的民事权利也包括反不正当竞争法规定的不正当竞争行为（即侵害）

（2） 知识产权归属诉讼

就知识产权的权利归属发生的诉讼，简称权属纠纷

（3） 知识产权合同诉讼

就知识产权的取得、转让、使用等交易行为产生的纠纷，在取得环节与权属诉讼有交叉

2、知识产权行政诉讼

（1） 由国家行政机关作出的行政裁判引起

专利权和商标权需要行政机关确权，依相关知识产权法律，当事人对该确权决定不服可以向行政裁判机关（即专利复审委员会和商标评审委员会）申请复审，对该复审决定（其实质是行政裁判）不服，提起的行政诉讼

（2） 由国家行政机关做出的具体行政行为引起

在知识产权确权和转让、使用过程中，确权机关依相关知识产权法，对当事人作出具体行政行为（包括行政决定、行政许可和行政处罚等），行政相对人不服提起的行政诉讼

（3） 由地方知识产权管理机关行政执法引起

对于具有知识产权执法权的地方各级知识产权管理机关，可以对侵犯知识产权等违法行为进行处罚和调解，相对人对该处罚或者调解决定不服的，可以向该行政机关所在地人民法院提起行政诉讼

3、知识产权刑事诉讼

我国刑法规定只有以下七种行为构成知识产权犯罪：

假冒注册商标罪

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪

假冒他人专利罪

侵犯著作权罪

销售侵权复制品罪

侵犯商业秘密罪

律师在知识产权刑事案件中可以协助被害人（权利人）进行举报启动公诉程序，可以代理被害人提起自诉，也可以担任犯罪嫌疑人的辩护人

4、知识产权仲裁

主要在知识产权合同纠纷中，特殊情况可以在权属或者侵权纠纷中根据事后协议选择仲裁

二、知识产权诉讼的特点

——以知识产权民事诉讼为例

1、诉讼主体广泛

在知识产权诉讼中，知识产权权利人、权利受让人、被许可人以及其他利害关系人都有可能成为诉讼主体。(www.61k.com］

2、诉讼法律关系复杂

在知识产权诉讼中，往往既涉及到财产权利，又涉及到人身权利。侵权诉讼中或出现侵权纠纷和权属纠纷以及与第三人的合同纠纷并存的情况；或出现因当事人各自拥有不同类型的知识产权而形成权利冲突的情况；或出现因同一违法行为（甚至多个违法行为）而引起的民事侵权责任、民事违约责任甚至行政责任等不同法律责任的情况。

例如，甲作家与乙出版社签订出版其文学作品的合同。合同签订后，出版社违反合同，擅自将作品改编为剧本出版发行，后剧本改编人丙又与某影视机构丁签订合同，将该剧本拍成电影。这其中既有作家甲与出版社乙之间的出版合同法律关系，又有作家甲与改编人丙之间就改编作品的权属法律关系，还有甲与影视机构丁之间的侵权法律关系，另外出版社乙与改编人丙、改编人丙与影视机构丁也有各自的法律关系。这些法律关系纵横交错，错综复杂。

3、诉讼争点专业技术性强

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

受法律保护的权利以及该权利的范围；再次，在对被告的侵权行为的认定上，往往需要法官对侵权标的进行技术上和专业上的比较、判断，这又涉及到工程技术、自然科学甚至文学艺术鉴赏等方面的专业技术知识。[www.61k.com)

4、取证和举证困难

以著作权侵权诉讼为例，通常情况下，原告首先应针对自己著作权来源的不同情况，准备如下证据：

（1）作品登记证书；

（2）如没有登记，应提供作品原件或已出版作品的版权页；

（3）如系委托作品，应提供委托创作合同；

（4）如系法人作品，应提供按法人意志创作并由法人承担责任的证明；

（5）如系职务作品，应提供执行职务而完成作品的证据；

（6）如系合作作品，应提供合作作品原件等证据；

（7）如系继承、受让作品，应提供权利继承或受让的证明。

（8）此外，原告还应提供被告侵权的证据，如侵权作品；

（9）主张财产损失的，还应提供损失计算方法的证据；

（10）主张精神损失的，还应提供精神受到损害的证据。

5、侵权种类和形式多样

例如，我国《商标法》第38条及其《实施细则》第41条共列举了6种侵犯商标专用权的形式，我国《著作权》法第45、46条共规定了15种侵犯著作权的形式。

6、赔偿数额难以计算

结论：

由于知识产权诉讼的上述特点，使得知识产权诉讼越来越专门化，没有接触过知识产权诉讼或缺乏知识产权诉讼经验的律师或法官，很难把握知识产权诉讼诸多的不同于普通民事诉讼的特点。知识产权诉讼的这种专门化特点，不仅源于各有特点的知识产权实体法，而且也体现在诉讼程序中诸如管辖、审理程序、证据制度、保全措施和执行措施中，知识产权诉讼的专门化，使得律师和法官对知识产权诉讼的特点有着相同的认识和诉讼思路，久而久之，使他们在知识产权诉讼中形成了一些共同的理论基础。如专利诉讼中的“等同原则”，商业秘密诉讼 3

知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

另外，知识产权诉讼的上述特点，也使得权利人的维权成本大大提高，以在中国的专利诉讼为例，一个复杂的专利诉讼从取证开始到诉讼完结要数年时间，甚至长达五六年，中间的调查费用、律师费、鉴定费、当事人的差旅等等花费动辄几十万甚至上百万，而最终往往由于专利被无效或者技术鉴定出现不完全相同的结论而不了了之。[www.61k.com］国外专利诉讼更是这样，美国因为专利诉讼而拖垮公司的例子比比皆是，个别经过马拉松诉讼而胜诉的例子（如宝丽来诉柯达，最终法院判柯达赔偿9.9亿美元），也导致公司元气大伤、消费者为知识产权买单。所以，近年来国际大公司之间的专利诉讼往往以和解告终。

第二讲 知识产权诉讼程序

三、知识产权民事诉讼程序

1、当事人

（1） 合同（包括劳动合同）当事人

权属诉讼和合同诉讼中，职务发明纠纷的当事人为单位及其职工

（2） 权利人及其利害关系人

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]32号）第四条：

商标法第五十三条规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

《最高法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律的若干规定》第一条： 提出申请的利害关系人，包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

中，此类规定同样适用于侵权诉讼中。（www.61k.com］值得注意的是，普通许可的被许可人经过权利人的特别授权，可以作为原告提起侵权之诉，这比诉前禁令的要求宽一些。

（3） 被告和第三人

合同当事人、实施侵权行为的人以及与争议的知识产权有利害关系的人

2、管辖（截至2008年12月）

（1） 专利诉讼：最高法院指定的71个中级法院专属管辖，

（2） 商标诉讼：所有中级法院和经高院指定的61个基层法院

（3） 著作权和不正当竞争诉讼：经高院指定的61个基层法院

（4） 植物新品种诉讼：38个中级法院专属管辖

（5） 集成电路布图设计诉讼：43个中级法院专属管辖

3、证据

（1） 举证责任：方法专利侵权诉讼中的举证责任倒臵

《专利法》第57条第二款

（2） 专业鉴定：在专利、著作权和商业秘密、技术合同等案件中大量采用

（3） 评估和审计：对知识产权价值以及损失数额，大量采用评估和审计

4、强制措施

（1） 诉前禁令：目前只适用于专利、商标和著作权侵权诉讼

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律的规定》（法释

[2001]20号）

《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（法释[2002]2号）

（2） 证据保全：是在知识产权诉讼中经常使用的措施

（3） 财产保全：对专利权和商标权进行财产保全

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释

[2001]21号）第十三条

《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》（法释

[2001]1号）

5、诉讼中止

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释

[2001]21号）第九～十二条

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

四、知识产权行政诉讼程序

1、当事人（行政行为的相对人）

（1）不服确权机关行政裁判的专利、商标申请人

（2）不服确权机关的具体行政行为的权利人及其利害关系人

（3）不服地方管理机关的执法行为的权利人或者行政相对人

2、管辖

（1）北京一中院：专利、商标确权行为和具体行政行为引起的行政诉讼

（2）北京二中院：植物新品种、集成电路布图设计确权引起的行政诉讼

（3）71家具有专利纠纷专属管辖权的地方中级法院：地方知识产权管理机关执法行为引起的行政诉讼

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释

[2001]21号）第一、二条

五、知识产权刑事诉讼程序

1、公诉：受害人向公安机关举报、受理、侦查、移送检察机关、提起公诉

2、自诉：被害人有证据证明轻微的刑事案件，可以附带民事诉讼，但至今立案的几乎没有

3、辩护：为犯罪嫌疑人担任辩护人

第三讲 专利诉讼流程

六、专利侵权诉讼

1、侵犯专利权的行为：《专利法》第十一条、第五十八条

制造专利产品

使用专利产品

许诺销售专利产品

销售专利产品

进口专利产品

使用专利方法

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

制造、销售或者进口外观设计专利产品

此外还有，假冒他人专利行为

2、专利权的保护范围：

《专利法》第五十六条

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释

[2001]21号）第十七条：

专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。(www.61k.com］等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

3、专利侵权判定规则

分解全部必要技术特征 A＋B＋C＋D

列出侵权物的全部技术特征 A＋B＋C＋D……

特征对比：

（1）特征相同，即A＋B＋C＋D＝A＋B＋C＋D，侵权成立。

（2）特征多，即A＋B＋C＋D +E＞ A＋B＋C＋D，侵权成立。

（3）特征等同，即A＋B＋C＋D’＝A＋B＋C＋D,且D’= D, 侵权成立。

（4）特征少，即A＋B＋C＜A＋B＋C＋D，侵权不成立。

（5）特征不同，即A＋B＋C+E≠A＋B＋C＋D，侵权不成立。

4、专利侵权抗辩

（1）主体资格抗辩

（2）权利瑕疵抗辩

（3）专利无效抗辩

（4）先用权抗辩

（5）共知技术抗辩

（6）权利用尽抗辩

（7）不相同抗辩

（8）诉讼时效抗辩

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（10）善意使用抗辩

（11）科学实验抗辩

（12）临时过境抗辩

（13）法定许可抗辩

七、专利归属诉讼

1、职务开发纠纷

《专利法》第六条：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。［www.61k.com］职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

2、委托开发纠纷

《合同法》第三百三十九条：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

《专利法》第八条：两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

3、合作开发纠纷

《合同法》第三百四十条：合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开 8

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4、后续开发纠纷

《合同法》第三百五十四条 当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。(www.61k.com）没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享。

《技术进出口管理条例》第二十七条：在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。

5、共有专利权纠纷

适用于民法通则关于共有的规定

6、发明人、设计人资格纠纷

《合同法》第三百二十八条：完成技术成果的个人有在有关技术成果文件上写明自己是技术成果完成者的权利和取得荣誉证书、奖励的权利。

《专利法》第十七条：发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。

7、发明人、设计人奖酬纠纷

《合同法》第三百二十六条：职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的，法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例，对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。法人或者其他组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。

《专利法》第十六条：被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

八、专利合同诉讼

1、专利合同概述

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转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。[www.61k.com）技术转让合同应当采用书面形式。

《技术进出口管理条例》第二条：本条例所称技术进出口，是指从中华人民共和国境外向中华人民共和国境内，或者从中华人民共和国境内向中华人民共和国境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。 前款规定的行为包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。

其中，专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可合同三种都属于专利技术转让合同，简称专利合同。专利合同纠纷占技术转让合同纠纷的绝大部分。

2、专利（申请）权转让合同诉讼

《专利法》第十条：专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。 转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

《专利法》第四十七条：宣告无效的专利权视为自始即不存在。 宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

如果依照前款规定，专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

《技术进出口管理条例》第十四条：进口经营者签订技术进口合同后，应当向国务院外经贸主管部门提交技术进口合同副本及有关文件，申请技术进口许可证。 国务院外经贸主管部门对技术进口合同的真实性进行审查，并自收到前款规定的文件之日起１０个工作日内，对技术进口作出许可或者不许可的决定。

《技术进出口管理条例》第二十二条：设立外商投资企业，外方以技术作为 10

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理登记。［www.61k.com)

《技术进出口管理条例》第三十八条：技术出口经许可的，由国务院外经贸主管部门颁发技术出口许可证。技术出口合同自技术出口许可证颁发之日起生效。

3、专利技术实施许可合同诉讼

独占实施许可合同

排他实施许可合同

普通实施许可合同

分售实施许可合同

交叉实施许可合同

《合同法》第三百四十四条：专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

《合同法》第三百四十五条：专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。

《技术进出口管理条例》第二十九条：技术进口合同中，不得含有下列限制性条款：

（一）要求受让人接受并非技术进口必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务；

（二）要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的技术支付使用费或者承担相关义务；

（三）限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术；

（四）限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技术或者与其竞争的技术；

（五）不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备的渠道或者来源；

（六）不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价格。

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4、专利申请阶段的技术转让和实施许可合同

（技术秘密转让合同）

九、专利行政诉讼

1、专利确权诉讼（以专利复审委员会为被告）

《专利法》第四十一条：国务院专利行政部门设立专利复审委员会。(www.61k.com］专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。 专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

《专利法》第四十六条：专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。 对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

针对专利无效的行政诉讼，所依据的理由有12种。

《专利法实施细则》第六十四条：前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、

第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

2、确权机关具体行政行为引发的诉讼（以国家知识产权局为被告）

《专利法》第五十五条：专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

《国家知识产权局行政复议规程》第五条：有下列情形之一的，可以申请复议：

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（二）专利申请人对申请日的确定有争议的;

（三）专利申请人对视为未要求优先权不服的;

（四）专利申请人对其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的；

（五）专利申请人对专利申请视为撤回不服的;

（六）专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的；

（七）专利权人对专利权终止不服的；

（八）专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致其权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；

（九）专利权人对给予实施强制许可的决定不服的；

（十）强制许可请求人对终止实施强制许可的决定不服的；

（十一）国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百零二条终止其国际专利申请不服的；

（十二）国际申请的申请人对国家知识产权局根据专利法实施细则第一百一十五条所作复查决定不服的；

（十三）布图设计登记申请人对不予受理布图设计申请不服的； （十四）布图设计登记申请人对布图设计申请视为撤回不服的；

（十五）布图设计登记申请人、布图设计权利人因耽误有关期限造成权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；

（十六）布图设计权利人对非自愿许可决定不服的；

（十七）布图设计权利人、被控侵权人对侵犯布图设计专有权所作行政处罚不服的；

（十八）专利代理机构对撤销其机构的处罚不服的；

（十九）专利代理人对吊销其《专利代理人资格证书》的处罚不服的； （二十）公民、法人和其他组织认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。[www.61k.com］

对复议决定不服的，当事人可以提起行政的诉讼。

3、专利行政调处决定诉讼（以地方知识产权管理机关为被告） 13

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《专利法实施细则》第七十九条：除专利法第五十七条规定的外，管理专利工作的部门应当事人请求，还可以对下列专利纠纷进行调解：

(一)专利申请权和专利权归属纠纷；

(二)发明人、设计人资格纠纷；

(三)职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；

(四)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。[www.61k.com]

对于前款第(四)项所列的纠纷，专利权人请求管理专利工作的部门调解，应当在专利权被授予之后提出。

第四讲 商标诉讼流程

十、商标侵权诉讼

1、侵犯商标权的行为

实践中，侵犯商标权的行为有以下十四种：

《商标法》第五十二条：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法》第十三条：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损 14

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《商标法》第十五条：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。（www.61k.com)

《商标法实施条例》第五十条：有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[２００２]３２号）第一条：下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

2、商标专用权的保护范围

《商标法》第五十一条：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

3、商标侵权判定

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[２００２]３２号）

第九条 商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第

（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文 15

知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。(www.61k.com）

第十条 人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。 第十一条 商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。 商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

4、商标侵权抗辩

主体抗辩

权利瑕疵抗辩

撤三抗辩

商标争议抗辩

非被告生产抗辩

商标不相同不相似抗辩

商品不相同不类似抗辩

正当使用抗辩

未持续侵权抗辩

未获利抗辩

原告未销售抗辩

《商标法实施条例》第四十九条：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

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十一、商标合同诉讼

1、 商标权属诉讼

商标权属诉讼主要发生在商标转让、商标共有和商标继承三方面。[www.61k.com）因商标继承依照商标法也应当办理商标权转让申请，属于广义的商标转让。实践中商标转让产生的权属纠纷主要有以下三种情况：

（1） 基于商标转让合同无效或者撤销而产生的权属纠纷

（2） 公司外部人（包括代理人）未经同意擅自转让而产生的权属纠纷

（3） 公司内部人（包括法定代表人、董事、股东）擅自转让产生的纠纷

2、 商标转让合同诉讼

普通的商标转让合同受合同法调整，惟转让行为生效需要依商标法第39条经登记并公告后生效。

实践中，律师处理商标转让合同纠纷时应当及早对讼争商标申请保全，以免发生在诉讼过程中商标被转让、注销、许可他人使用、质押等情况发生。

另外，针对商标转让合同无效提起的民事诉讼还可以选择以国家工商行政管理总局商标局为被告提起行政诉讼，请求人民法院判令被告撤销核准转让的行政行为。

3、 商标使用许可合同诉讼

商标使用许可合同也受合同法调整，虽然商标法第40条规定商标使用许可合同应当报商标局备案，但未经备案并不影响许可合同的效力。

《最高法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[２００２]３２号）第19条

关于签订商标使用许可合同后，商标权人又转让注册商标的，适用“买卖不破租赁”原理，被许可人在许可合同约定期间，可以继续使用该商标。

4、 商标质押合同诉讼

《担保法》第七十九条：以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。

如果商标质押合同未办理出质登记，商标权人对质押合同不生效承担缔约过失责任。

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得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。(www.61k.com]出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。

出质人未经同意擅自转让或者许可他人使用已设定质押的商标权利的，应当认定转让或者许可行为无效。因此给质权人造成损失的，应承担民事责任。此时，质权人可以选择违约或者侵权（侵害质权人的担保物权）为由提起诉讼。

十二、商标行政诉讼

1、 商标确权诉讼（以商标评审委员会为被告）

《商标法》第三十二条：对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

《商标法》第三十三条：对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出裁定。当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出裁定，并书面通知异议人和被异议人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标复审程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

《商标法》第四十三条：商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的裁定后，应当书面通知有关当事人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

2、 确权机关的具体行政行为引起的诉讼（以国家商标局为被告） 由于国家工商行政管理总局商标局并未像国家知识产权局那样制定有《行政复议规程》，因此对其哪些行政行为可诉与否并未有明确界定。因此只能按照《行政诉讼法》第2条规定，行政相对人认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，则可提起诉讼。

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（1）商标局在办理商标转让、变更、许可备案、质押登记等过程中做出的具体行政行为，侵犯相对人合法权益的。[www.61k.com]

（2）商标局在商标管理过程中，对下级行政机关所作的批复、指示、回复等行政行为，侵犯具体相对人的合法权益的。

“金华火腿”案：对浙江省工商局请示的“金华特色火腿”，批复认为属于正当使用，从而被“金华火腿”商标权人提起行政诉讼。

3、 由地方商标管理机关执法决定引起的诉讼

主要是由地方各级工商行政管理机关针对商标执法活动中做出的行政处罚等引发的行政诉讼。

第五讲 著作权及其邻接权诉讼流程

十三、著作权及其邻接权侵权诉讼

1、 侵犯著作权及其邻接权的行为（著作权法第46、47条）

（1） 侵犯发表权

（2） 侵犯署名权

（3） 侵犯修改权

（4） 侵犯保护作品完整权

（5） 侵犯复制权

（6） 侵犯发行权

（7） 侵犯传播权

（8） 侵犯演绎权

（9） 侵犯其他权利

（10）侵害出版者权

（11）侵害表演者权

（12）侵害录制者权

（13）侵害播放者权

2、 著作权侵权认定规则（“三段论”侵权认定法）

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过滤法——把作品中相同，但又属于公有领域的“表达”删除；

对比法——把经“抽象”和“过滤”之后的实质性内容，加以对比、判断。(www.61k.com)

3、 著作权侵权抗辩

合理使用抗辩

版权无效抗辩

诉讼时效抗辩

4、 软件著作权侵权诉讼

《计算机软件保护条例》第二十三条规定的侵权行为：

（一）未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件的；

（二）将他人软件作为自己的软件发表或者登记的；

（三）未经合作者许可，将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的；

（四）在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的；

（五）未经软件著作权人许可，修改、翻译其软件的；

（六）其他侵犯软件著作权的行为。

《计算机软件保护条例》第二十四条规定的侵权行为：

（一）复制或者部分复制著作权人的软件的；

（二）向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的；

（三）故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的；

（四）故意删除或者改变软件权利管理电子信息的；

（五）转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。

十四、著作权归属诉讼

1、演绎作品归属

《著作权法》第十二条：改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。

2、合作作品归属

《著作权法》第十三条：两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。

合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但 20

知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

《著作权法实施条例》第九条：合作作品不可以分割使用的，其著作权由各合作作者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。［www.61k.com)

《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]31号）第十三条：除著作权法第十一条第三款规定的情形外，由他人执笔，本人审阅定稿并以本人名义发表的报告、讲话等作品，著作权归报告人或者讲话人享有。著作权人可以支付执笔人适当的报酬。

《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]31号）第十四条：当事人合意以特定人物经历为题材完成的自传体作品，当事人对著作权权属有约定的，依其约定；没有约定的，著作权归该特定人物享有，执笔人或整理人对作品完成付出劳动的，著作权人可以向其支付适当的报酬。

3、汇编作品归属

《著作权法》第十四条：汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料，对其内容的选择或者编排体现独创性的作品，为汇编作品，其著作权由汇编人享有，但行使著作权时，不得侵犯原作品的著作权。

4、职务作品归属

《著作权法》第十六条：公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：

（一）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；

（二）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

5、影视作品归属

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。（www.61k.com）

电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。

6、委托作品归属

《著作权法》第十七条：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]31号）第十二条：按照著作权法第十七条规定委托作品著作权属于受托人的情形，委托人在约定的使用范围内享有使用作品的权利；双方没有约定使用作品范围的，委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。

7、软件著作权归属

《计算机软件保护条例》第九条：软件著作权属于软件开发者，本条例另有规定的除外。如无相反证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。

《计算机软件保护条例》第十条：由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。无书面合同或者合同未作明确约定，合作开发的软件可以分割使用的，开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权；但是，行使著作权时，不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的，其著作权由各合作开发者共同享有，通过协商一致行使；不能协商一致，又无正当理由的，任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利，但是所得收益应当合理分配给所有合作开发者。

《计算机软件保护条例》第十一条：接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。

《计算机软件保护条例》第十二条：由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定；项目任务书或者合同中未作明确规定的，软件著作权由接受任务的法人或者其他组织享有。

《计算机软件保护条例》第十三条：自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：

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知识产权诉讼 知识产权诉讼详解

（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；

（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。[www.61k.com]

十五、著作权合同诉讼

1、著作权转让合同

《著作权法》第二十六条：许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利，未经著作权人同意，另一方当事人不得行使。

《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]31号）第二十二条：著作权转让合同未采取书面形式的，人民法院依据合同法第三十六条、第三十七条的规定审查合同是否成立。

2、著作权使用许可合同

《著作权法实施条例》第二十三条：使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，许可使用的权利是专有使用权的，应当采取书面形式，但是报社、期刊社刊登作品除外。

《著作权法实施条例》第二十四条：著作权法第二十四条规定的专有使用权的内容由合同约定，合同没有约定或者约定不明的，视为被许可人有权排除包括著作权人在内的任何人以同样的方式使用作品；除合同另有约定外，被许可人许可第三人行使同一权利，必须取得著作权人的许可。

第六讲 反不正当竞争、技术合同和植物新品种诉讼

十六、反不正当竞争诉讼

1、假名冒牌诉讼

《反不正当竞争法》第五条：经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

（一）假冒他人的注册商标；

（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该 23

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（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；

（四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。(www.61k.com]

2、诋毁商誉诉讼

《反不正当竞争法》第九条：经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告

3、侵犯商业秘密诉讼

《反不正当竞争法》第十条：经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：

（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取权利人的商业秘密；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为商业秘密。

本条所称的秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（法释?2007?2号）对上述三种涉及知识产权的不正当竞争行为作出了详细的说明。

十七、技术合同诉讼

1、技术成果权利归属

2、技术合同的履行和违约

3、技术合同无效

十八、植物新品种诉讼

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第八讲 商标侵权诉讼案例

第九讲 著作权侵权诉讼案例

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四 : 阿里回应开云集团诉讼：愿携手保护知识产权

新浪科技讯 5月16日晚间消息，针对法国开云集团(Kering SA)旗下品牌就阿里巴巴旗下AE(速卖通)等国际商品交易平台在美国起诉一事，阿里巴巴集团今天对媒体表示，开云集团单方指责并无依据，希望双方携手共同有效推进对于知识产权的保护。

开云集团旗下的奢侈品品牌包括Gucci和圣罗兰等。该公司指控阿里巴巴违反了与商标和诈骗有关的法律规定，要求获得损失赔偿，并向被告发出禁令。

公开资料显示，开云集团去年7月曾经发起一次对阿里巴巴涉嫌侵犯商标权的诉讼，但一个月后即撤销宣布与阿里巴巴合作打假，此番开云集团再次提出诉讼的内容与上次并无二致。据悉，阿里巴巴已专门对包括Gucci、Yves Saint Laurent等开云集团旗下国际品牌在内的3000多个品牌进行主动保护，一旦发现侵权产品即做下架处理。阿里巴巴正逐步建立涵盖政府部门、权利人、卖家、消费者的知识产权保护综合体系，迄今为止在知识产权合作的品牌权利人已超过1100个。

“阿里巴巴集团一直与诸多品牌方携手致力于知识产权的保护，并且取得了良好的效果。但遗憾的是，此次开云集团采取单方诉讼手段，而没有选择与阿里巴巴开展建设性合作以推进解决此事。”阿里巴巴方面还就诉讼中提及“阿里巴巴和制假者共谋生产假货，并帮助假货销售和运输”的表述作出严正回应称，阿里旗下AE(速卖通)等国际商品交易平台从不生产商品，上述指责并无任何依据，将保留后续相应法律行动的权利。

相关数据显示，2013年1月1日至2014年11月30日，阿里巴巴在保障消费者权益及打假方面投入已超过10亿元人民币；2014年前三季度，公司配合品牌权利人处理600万条侵权商品链接，配合各级行政执法部门办理侵犯知识产权案件1000余起、涉案金额近6亿元。(无双)

五 : 苹果起诉国家知识产权局行政诉讼案今日宣判

苹果起诉国家知识产权局行政诉讼案今日宣判

【TechWeb报道】7月8日消息，苹果公司起诉国家知识产权局的行政诉讼案今日宣判。此前，苹果公司因Siri涉嫌侵犯“小i机器人”专利而遭到起诉，随后苹果公司向国家知识产权局发起行政诉讼，要求该局判定小i机器人此前获得的专利无效。

此前2月27日，北京市第一中级人民法院开庭审理了苹果公司行政起诉国家知识产权局案，但当庭并未宣判。

据了解，智能语音交互产品“小i机器人”专利申请于2004年，2009年获正式专利授权。2012年，小i机器人创始人袁辉表示，苹果Siri实现机制和模式几乎完全侵权小i机器人。随后，小i机器人在上海对苹果公司发起了Siri侵犯专利的诉讼。（安东）

事件回顾：

2012年6月，小i机器人在上海对苹果公司发起了Siri侵犯专利的诉讼。该案仍在审理之中。

2012年11月19日，苹果公司向国家知识产权局专利复审委员会提出申请，请求宣告小i机器人专利权无效。

2013年9月16日，国家知识产权局专利复审委员会做出决定，维持小i机器人专利权有效决定。随后，苹果公司对国家知识产权局发起行政诉讼，希望该局撤销作出的专利有效决定。

2014年7月8日，北京市第一中级人民法院将派出5人庭审小组，并对此案宣判。

本文标题：知识产权诉讼-中国公司如何在美国知识产权诉讼中应诉
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